La Cour d’appel de la JUB clarifie la possibilité de retirer un opt-out pour un brevet ayant fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales

De nombreux opt-out ont été déposés par les titulaires de brevets européens pendant la « Sunrise Period » ayant précédé l’entrée en vigueur de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB). Certains de ces brevets ont par ailleurs fait l’objet d’actions devant les juridictions nationales d’Etats membres de la JUB. Dans une ordonnance du 12 novembre 2024, la Cour d’appel (CoA) de la JUB vient de clarifier le point de savoir si, pour ces brevets ayant fait l’objet d’un contentieux avant l’entrée en vigueur de la JUB et pour lesquels un opt-out a été déposé, il est néanmoins possible d’engager une action devant la JUB.

Pour mémoire, le titulaire d’un brevet européen peut déposer une déclaration de dérogation (opt-out) afin de déroger à la compétence exclusive de la JUB (art. 83.3 AJUB et R. 5.1 RdP). Dans une telle hypothèse, seules les juridictions nationales sont compétentes.

Le titulaire a la possibilité de retirer cet opt-out (opt-in) afin que la JUB redevienne compétente, sauf si « une action a été engagée devant une juridiction nationale » (art. 83.4 AJUB et R. 5.7 et 5.8 RdP).

Dans sa décision du 12 novembre 2024, la CoA a décidé qu’un opt-in peut être valablement effectué même si le brevet en cause a fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales avant l’entrée en vigueur de la JUB, c’est-à-dire avant le 1er juin 2023. La CoA infirme la décision de première instance qui avait considéré qu’une telle action devant les juridictions nationales empêchait le titulaire de valablement procéder à un opt-in afin de porter le litige devant la JUB.

Dans l’affaire commentée, une action en contrefaçon avait été engagée devant un tribunal allemand avant l’entrée en vigueur de la JUB. Un opt-out, puis un opt-in avaient été successivement déposés alors que la procédure devant les juridictions allemande était en cours.

Les défendeurs ont contesté la validité de l’opt-in du fait de l’engagement de l’action nationale et donc la compétence de la JUB. En première instance, la Division locale d’Helsinki (« DL Helsinki ») a considéré que l’opt-in n’était effectivement pas valide et s’est déclarée incompétente.

Plus précisément, la DL Helsinki a retenu que ces dispositions de l’article 83.4 AJUB et de la Règle 5.8 étaient claires et silencieuses sur la date d’engagement de l’action nationale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de considérer que seules des actions nationales engagées à compter de la date d’entrée en vigueur de la JUB empêcheraient de réaliser ultérieurement un opt-in. En d’autres termes, la DL Helsinki a considéré que toute action nationale engagée devant les juridictions nationales d’un Etat de la JUB empêche un opt-in ultérieur, quelle que soit la date à laquelle cette action a été initiée et donc même si elle a été engagée avant le démarrage de la JUB.

La CoA infirme cette décision et considère l’opt-in valablement formé.

La CoA indique que le mot « action » à l’Article 83.4 AJUB doit se lire dans le contexte de cet article dans son ensemble, lequel se rapporte à la période transitoire, postérieure au démarrage de la JUB. Selon la CoA, ce mot doit avoir un sens identique dans les différents paragraphes de cet article. La CoA conclut alors que le mot « action » doit se comprendre comme une action engagée pendant la période transitoire et donc que seules les actions nationales initiées à compter du 1er juin 2023 privent un opt-in ultérieur de son effet.

La CoA considère que cette interprétation est conforme à l’objectif de l’Article 83 AJUB qui est de fournir une transition progressive vers un nouveau régime juridictionnel permettant aux titulaires de brevet de mieux connaître le système de la JUB avant de l’utiliser. La CoA ajoute qu’une interprétation inverse conduirait à une différence de traitement entre les titulaires ayant ou non été impliqués dans des actions nationales avant le 1er juin 2023, ce qui n’est pas conforme à l’objectif de cette mesure de transition.

La CoA renvoie l’affaire devant la première instance pour décision sur le fond.

Cet arrêt apporte une clarification bienvenue en confirmant qu’il est possible de retirer un opt-out (opt-in) afin d’engager une action devant la JUB même si une action a été engagée devant une juridiction nationale avant l’entrée en vigueur de la JUB, peu important que cette action soit toujours pendante au moment du retrait de l’opt-out. En revanche, les titulaires de brevet devront continuer à être vigilants sur le fait qu’un opt-out déposé pour des brevets ayant fait l’objet d’actions initiées devant les juridictions nationales après le 1er juin 2023 est définitif et ne pourra pas être retiré. Ce jugement revêt un intérêt particulier pour les brevets ayant fait l’objet d’un opt-out durant la « Sunrise Period », car il confirme la possibilité de retirer l’opt-out permettant de redonner compétence à la JUB, à condition qu’aucune action nationale n’ait été engagée après le 1er juin 2023.

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