Comment protéger ses produits et services dans le monde virtuel ?
Fin 2021, le dépôt par la société Nike de plusieurs marques destinées à une utilisation virtuelle auprès de l’Office américain agitait les réseaux sociaux. Plus particulièrement, la société Nike visait dans ses dépôts des « Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks… for use online and in online virtual worlds (…) » (1). Cette information relançait les rumeurs concernant une possible incursion du géant du sport dans le métavers. La rumeur était confirmée, quelques semaines plus tard, par l’annonce du lancement par Nike d’une nouvelle plate-forme de marché métavers dénommée .Swoosh visant à favoriser une nouvelle communauté numérique. Pour les moins initiés, rappelons qu’un métavers, qui est la contraction de « méta » et « univers » pour méta-univers, désigne un monde virtuel présenté comme le futur d’Internet ou Web 3.0 lequel sera dominé par les interactions 3D dans des espaces virtuels.
Le premier trimestre 2022 était ensuite marqué par la procédure judiciaire initiée aux Etats-Unis par la société Hermès contre l’artiste américain Mason Rothschild, qui avait imaginé et commercialisé en 2021 une série de 100 NFTs MetaBirkins directement inspirés par le sac iconique de la société Hermès. Pour rappel, un NFT, pour Non-Fungible Token en anglais et jeton non fongible ou non échangeable en français, est une information encryptée sur la blockchain sous forme de jeton (2), ce qui confère à ce certificat numérique un caractère authentique et unique. Les NFTs peuvent s’appliquer à une multitude de domaines d’activité, comme l’art, la mode, le sport, les jeux vidéo, la musique, les médias, etc. La NBA (fédération américaine de basketball) a été une des premières à commercialiser à destination des fans une série de NFTs portant sur des vidéos des paniers les plus emblématiques de la compétition. Dans l’affaire MetaBirkins susvisée, Mason Rothschild a été jugé responsable, début février 2023, par le tribunal fédéral de Manhattan, de contrefaçon, de dilution de marque et de cybersquatting et a été condamné à verser 133 000 dollars de dommages et intérêts à la société Hermès. Cette dernière a depuis déposé sa marque Birkin (3) aux Etats-Unis en vue d’applications métavers et NFT .
Cette actualité du Web 3.0 démontre, une nouvelle fois, l’importance de la protection de la propriété intellectuelle, et en particulier des marques, dans les mondes virtuels. En effet, les sociétés qui sont susceptibles de proposer leurs produits ou services dans un environnement virtuel auront tout intérêt à protéger leurs marques pour des applications métavers et/ou NFT. Néanmoins, une fois tranchée cette question de l’opportunité de protéger ou non ses produits pour des environnements de réalité virtuelle et sous forme de NFTs, la difficulté pour les déposants est de déterminer comment protéger sa marque en se conformant aux exigences de classification et de clarté de la description des produits et services. Ainsi, des produits comme des « vêtements virtuels » relèvent-ils de la classe 25, qui intègre historiquement les vêtements, ou de la classe 9, qui couvre les contenus numériques ? A cet égard, l’EUIPO et l’OMPI ont rapidement apporté une réponse pour clarifier les incertitudes de classification et de désignation des produits.
En effet, face à l’augmentation des demandes contenant des termes relatifs à des produits virtuels et à des jetons non fongibles (NFT), l’EUIPO a été amené à clarifier son approche en précisant que les « produits virtuels » relèvent de la classe 9 car considérés comme des contenus ou des images numériques. Pour autant, le terme « produits virtuels », en lui-même, ne sera pas accepté et devra être davantage précisé en indiquant le contenu auquel les produits virtuels se rapportent (par exemple, « produits virtuels téléchargeables, à savoir, vêtements virtuels ») (4).
L’OMPI a également pris en compte cette nouvelle ère des NFTs dans sa 12ème édition de la classification internationale de Nice des produits et services, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Pour l’OMPI, le terme NFT ou jeton non fongible, en tant que tel, n’est pas acceptable. Intégré à la classe 9 tout comme les « produits virtuels », ce terme doit ainsi être formulé selon la désignation : « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ».
Pour ce qui concerne les services, les déposants pourront envisager une protection pour des services de « mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens virtuels téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] à utiliser dans des environnements virtuels » en classe 35 ou des « services de divertissement proposant un environnement virtuel en ligne pour l’échange de produits virtuels » en classe 41.
Vous vous interrogez sur l’opportunité de protéger vos signes distinctifs dans le monde virtuel ? Les conseils du Cabinet Beau de Loménie sont là pour répondre à vos questions et vous assister dans la mise en œuvre de vos projets.
(1) Demande de marque fédérale n°97095855
(2) Voir la définition donnée par l‘article L.552-2 du Code monétaire et financier (CMF) : « Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
(3) Demande de marque fédérale n° 97566629
(4) EUIPO Key User Newsflash – juin 2022 – Produits virtuels, jetons non fongibles et métavers